uovo e gallina
Marchi e nomi a dominio
Il quesito che ci è pervenuto questa settimana da parte di un nostro visitatore ci permette di affrontare, non esaustivamente, il complesso e sfaccettato tema (ancora lungi dall'essere soddisfacentemente risolto) circa la registrazione e l'esclusività di un nome di dominio nei confronti, per esempio, un marchio già registrato o una denominazione comunque protetta in virtù della legislazione vigente.
Vi scrivo per chiedere un parere riguardo l'authority fra dominio internet e marchio. mi spiego: circa due mesi fa ho registrato un dominio internet www.stilelibero.com (nome alterato dalla redazione), dominio tutt'ora inutilizzato. 2 giorni fa mi arriva una e-mail non firmata, da parte di un presunto avvocato che mi contattava da parte dei suoi clienti depositari del marchio stilelibero (alterato, n.d.r.) e quindi pronti a rivendicare il mio dominio internet.
In maniera bonaria mi ha fatto capire che se avessi ceduto il dominio senza tante storie, non avrebbe proceduto per vie legali. Io mi sono documentato su internet e ho scoperto che la corrispondenza dominio-marchio non sempre è rispettata, anche perchè un conto sono i domini .it e tutt'altro sono domini .com; inoltre il proprietario del marchio puo inibire l'uso del dominio nel caso fosse in atto una concorrenza sleale.... ma io neanche ho costruito il sito per cui nn è il mio caso - ed inoltre se il marchio registrato è di scarsa diffusione, il proprietario del marchio non puo rivendicare nulla. ora queste sono traccie raccolte su internet, ben altra cosa è la legge dei tribunali. Ora vi chiedo, ammesso che esista un marchio registrato, puó il proprietario riscattare il mio dominio (www.stilelibero.com) e sottolineo il .com !! E se trattassi di cose completamente differenti?? ma sopratutto stilelibero è un modo di dire, si puo inibire un modo di dire?
La materia è ostica tanto più perché sono toccati vari aspetti a più livelli, non ci sono (ancora) chiare basi legali, ma anche perché gli effetti normali di un nome di dominio non sono delimitati ad un territorio definito, ma proprio per il suo scopo, indipendente da territorio o nazioni ed esteso al mondo intero.
Esamineremo pertanto e per il momento la fattispecie nell'ottica di una controversia nazionale e cioè di un dominio registrato in una nazione, nella stessa in cui si fa valere la protezione del marchio, rispettivamente del dominio.
In seguito a controversie sorte in passato, in Svizzera, per cercare di porre provvisoriamente rimedio a conflitti che potessero sorgere, per nomi di dominio che dipendono dal dominio "ch", è stata modificata l'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.
Sono state aggiunte nuove disposizioni che, tra l'altro regolamentano le procedure per l'attribuzione dei nomi di dominio, tra cui il dovere del gestore del registro di informare chiunque desidera farsi attribuire un dominio, dell'esistenza dei segni distintivi protetti e delle relative basi legali corrispondenti, nonché l'obbligo di istituire un servizio per la composizione delle controversie.
In concreto il gestore del registro rende attento sull'esistenza di diritti di esclusiva di terzi e consiglia di verificare il nome che si intende registrare su appositi elenchi onde evitare la violazione di diritti protetti di terzi.
Da ciò la conclusione che la registrazione una volta eseguita non tutela l'utente se viola diritti di terzi protetti su base legislativa registrati anteriormente, rispettivamente protetti da specifiche leggi come ad esempio quella sulla concorrenza sleale, sul marchio, sull'uso del nome commerciale e sulla proprietà intellettuale in genere ecc..
Tuttavia, visto che il nostro lettore che ci scrive dice di essere di Roma, giova brevemente esaminare la fattispecie anche nell'ottica del diritto italiano.
A mente dello scrivente legale in Italia sono state adottate nel 2000 dalla Naming Authority italiana e dalla Registration Authority italiana le procedure per la riassegnazione dei nomi di dominio, analogamente a quelle conosciute negli USA chiamate Map (mandatory administration procedure). Per maggiori ragguagli sull'argomento si rinvia al sito www.e-solv.it .
Esse sono state istituite appunto per dirimere controversie sorte a causa dell'uso di un nome di dominio che contrasta con un presunto marchio, ditta commerciale e semplici diritti protetti precedentemente registrati, oppure in certi casi abusivamente accaparrati.
Sul sito www.nic.it (autorità di gestione dei nomi di dominio, Registro del cc TLD.it gestiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) è più specificatamente alla relativa pagina /NA/riassegnazione-corr.txt troviamo il regolamento relativo alla procedura di riassegnazione del nome di dominio ed all'Art. 3 i motivi per cui si può ricorrere alla procedura in questione.
I presupposti affinché il ricorrente possa avere esito positivo ruotano attorno ai seguenti requisiti:
- che il nome di dominio sia identico e si possa confondere con un segno distintivo,
- che il titolare del nome di dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome di dominio del ricorrente;
- che il nome di dominio registrato ed oggetto del reclamo è utilizzato in mala fede.
Tuttavia giova rilevare che le norme per la riassegnazione e quelle ad esempio della legge sui marchi non coincidono e non proteggono allo stesso modo.
Ritenuto che un detentore di un marchio esclusivo può vedersi rigettare la richiesta di riassegnazione se non viene a provare la mala fede del resistente. A quello però rimane libera la via giudiziaria ordinaria che probabilmente avrà altro esito.
Infine il fatto che poi "stilelibero" (alterato, n.d.r.) sia un modo di dire comune colloca il nostro utente in una posizione privilegiata, in quanto difficilmente espressione d'uso comune e libere possono godere ed essere fatte proprie del diritto esclusivo.
Pure la circostanza che il titolare del nome di dominio in questione non si sia posto in concorrenza con il marchio registrato (avendo verosimilmente attività diverse) ha la sua valenza e magari anche che i territori di operatività siano distanti l'uno dall'altro può creare una barriera tale che non giustifica una protezione del marchio in quanto l'estensione del marchio protetto grazie ad internet sarebbe eccessivo.
Infine non ci sono indicazioni che ci inducano a ritenere che il nostro lettore abbia agito in mala fede.
Tuttavia non è d'aiuto, come contrariamente ritiene il nostro visitatore, sapere che il nome di dominio sia di tipo ".it" o ".com" perché ciò è solo una questione di luogo di registrazione o diversa autorità di registrazione, ma che non modifica il merito della materia in rassegna.
Per ultimo riprendo una considerazione fatta in entrata di questo breve esposto auspicando che il vuoto legislativo più o meno presente in tutte le nazioni venga colmato e gestito al più presto a livello internazionale, perché l'evento Internet ha sicuramente sconvolto molteplici settori della vita quotidiana, ma anche quelle del mondo professionale e le leggi vigenti che non sono applicabili o solo parzialmente applicabili per analogia, dovranno essere velocemente aggiornate o, anzi meglio, dovranno essere promulgate leggi specifiche per questo settore specifico ed unico nel suo genere. - Avv. Nicola Urbani, Lugano.
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